“商标使用”含义的体系化理解及适用 兼评星巴克驰名商标行政保护再审案

“商标使用”含义的体系化理解及适用

兼评星巴克驰名商标行政保护再审案

一、星巴克驰名商标行政保护案概述

1、被异议商标注册情况

被异议商标由金岛木业公司于2006年6月26日向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出注册申请,2009年6月8日初审公告,指定使用的商品为第19类的地板、半成品木材、成品木材、胶合板、三合板、拼花地板条、贴面板、狭木板、已切锯木材、木材。

2、引证商标注册情况

引证商标一由星巴克公司于1998年8月6日向商标局提出注册申请,1990年2月22日核准注册,核定使用的服务为第42类的餐馆、咖啡馆、咖啡店等。经续展,专用权期限至2020年2月20日。

引证商标二由星巴克公司于1998年8月6日向商标局提出注册申请,1990年2月28日核准注册,核定使用的商品为第30类咖啡、人造咖啡、咖啡饮料等。经续展,专用权期限至2020年2月27日。

3、商标异议及异议复审情况

(1)针对被异议商标,星巴克公司在法定期限内向商标局提出异议。商标局作出(2011)商标异字第47164号商标异议裁定(简称第47164号裁定),裁定被异议商标予以核准注册。

(2)星巴克公司不服商标局的裁定,向商标评审委员会提出复审申请。2013年11月11日,商标评审委员会作出第101671号裁定,认为星巴克公司提交的营业收入、利润及税收、广告宣传、市场占有率、所获荣誉等证据尚不充分,难以认定在被异议商标申请注册日之前,其“星巴克”商标已成为商标法第十四条所指的驰名商标,且被异议商标指定使用的地板等商品与星巴克公司指定使用的咖啡馆、咖啡等商品或服务差异较大,不会导致消费者的混淆误认。因此被异议商标的申请注册未对其“星巴克”商标构成摹仿、抄袭,未违反商标法第十三条第二款的规定。商标评审委员会依据商标法第三十三条、第三十四条的规定,裁定被异议商标予以核准注册。

4、一审判决情况

一审法院认为:星巴克公司在异议复审阶段提交的证据中形成于被异议商标申请日前的证据仅为关联公司的审计报告、所获荣誉、相关媒体对其产品的宣传报道等材料,尚不足以认定在被异议商标申请注册日之前其“星巴克”和“STARBUCKS”商标在“咖啡”商品及“咖啡馆”服务上已成为商标法第十四条所指的驰名商标。星巴克公司在诉讼中提交的证据,非被诉裁定作出的依据,不应采纳;即使予以考虑,仅能证明上述商标作为具有较高知名度商标受保护的记录,未有相应证据予以佐证,尚难以证明在被异议商标申请注册日之前已在中国大陆地区达到驰名程度。被异议商标指定使用的商品为“地板、半成品木材”等,与星巴克公司两引证商标核定使用的“咖啡”商品及“咖啡馆”服务,在功能用途、消费渠道、销售群体等方面均有较大差异,共存市场,亦不致造成混淆。因此商标评审委员会认定被异议商标的注册未违反商标法第十三条第二款规定之情形并无不妥,予以支持。一审法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条规定,判决驳回星巴克公司的诉讼请求。

[案号:(2014)一中知行初字第4619号行政判决]

5、二审判决情况

二审法院认为:商标法第十三条第二款规定,就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。商标法第十四条规定,认定驰名商标应当考虑下列因素:(一)相关公众对该商标的知悉程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护记录;(五)该商标驰名的其他因素。本案中,星巴克公司提交的证据不足以证明在被异议商标申请注册前其引证商标已达到驰名程度,被异议商标指定使用的“地板、半成品木材”等商品,与星巴克公司引证商标核定使用的“咖啡”及“咖啡馆”服务,在功能用途、消费渠道、销售群体等方面差异较大,不会损害星巴克公司的利益。因此商标评审委员会及一审法院认定被异议商标的注册未违反商标法第十三条第二款规定之情形并无不妥,二审法院予以维持。

《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定,人民法院审理行政案件,对行政行为是否合法进行审查。一般情况下,法院对行政行为的审查仅限于行政行为作出时的事实与证据,但为了兼顾当事人的利益,亦可以采纳行政行为作出后的证据。本案中,星巴克公司在一审诉讼中补充提交的证据并非被诉裁定作出的依据,一审法院依法不予采纳并无不当,同时,一审法院亦指出“即使予以考虑,仅能证明上述商标作为具有较高知名度商标受保护的记录,未有相应证据予以佐证,尚难以证明在被异议商标申请注册日之前已在中国大陆地区达到驰名程度”,故星巴克公司关于一审法院对其提交的补强证据不予采信,适用法律错误的上诉理由缺乏事实及法律依据,二审法院不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(一)项之规定,判决驳回上诉,维持原判。

[案号:(2015)高行(知)终字第3874号行政判决]

6、再审判决情况

最高人民法院补充查明:星巴克公司于1998年在中国境内设立了第一家门店,并进行了一定程度上的宣传和广告推广。其第839975号STARBUCKS注册商标于1994年7月19日向商标局提出注册申请,并于1996年5月14日获准注册,核定使用在第42类咖啡馆、餐馆服务上。

其第926045号STARBUCKS商标于1997年1月7日获准注册,核定使用在第30类咖啡、咖啡饮料等商品上。

由于语言和文化等方面的差异以及为了便于称呼,我国相关公众通常习惯于以外文音译或者中文名称对其称呼,经过星巴克公司的使用和宣传及相关公众的呼叫,“星巴克”与“STARBUCKS”对应关系为我国相关公众所知悉,两者已经形成了稳定的对应关系。且由于其对应关系,事实上第839975号STARBUCKS商标及第926045号STARBUCKS的商誉已经与引证商标一、二承载的商誉密不可分,由于本院(2016)最高法行再33号行政判决已经认定第839975号STARBUCKS商标及第926045号STARBUCKS商标已经达到驰名的程度,因此,引证商标一、二相应亦已经达到驰名的程度。

此外,星巴克公司为证明其引证商标构成驰名商标,在商标评审阶段及诉讼程序中提交了大量的证据。根据前述证据,考虑到相关公众对星巴克公司引证商标的知晓程度、星巴克公司及其相关关联公司对该商标的持续使用情况及宣传情况、相关媒体对星巴克公司及其引证商标的宣传报道情况及引证商标的相关保护记录,本院认定引证商标一、二已经达到驰名的程度。二审法院关于不足以证明引证商标在被异议商标申请日之前构成驰名商标的认定,认定事实和适用法律均有错误,本院予以纠正。

本案中,被异议商标与引证商标指定使用的商品或服务等虽然在物理属性上差距较远,但在“STARBUCKS”、“星巴克”商标显著性和知名度较高的情况下,相关公众在上述商品上看到被异议商标时容易联想到引证商标,并误认为相关商品可能由星巴克公司提供或与其存在特定关联,从而损害星巴克公司的合法利益。

商标法第十三条第二款规定,就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。本案中,被异议商标与引证商标相比较,视觉上基本无差别。由于引证商标为相关公众所熟知,金岛木业公司应知引证商标的知名度,仍然将与引证商标几乎相同的标识申请为商标,系对引证商标的复制,容易误导公众,致使星巴克公司的利益可能受到损害,违反了商标法第十三条第二款的规定,应不予注册并禁止使用。商标评审委员会及一、二审法院认定事实、适用法律均有错误,本院予以纠正。

商标评审委员会第101671号裁定及一、二审判决认定事实错误,适用法律不当,本院予以纠正。判决撤销北京市第一中级人民法院(2014)一中知行初字第4619号行政判决;撤销北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第3874号行政判决;撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字第101671号《关于第5439918号“星巴克”商标异议复审裁定书》。

 [案号:(2016)最高法行再100号行政判决书]

二、“商标使用”含义的体系化理解和适用

1、“商标使用”的定义

《商标法》第六章“商标使用的管理”第四十八条是对“商标使用”所下的定义:本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

商标法从两个层面对“商标使用”进行了规范:一是商标使用的具体表现形式,包括“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”;二是商标使用的功能性,即“用于识别商品来源”。

2、“主动使用”和“被动使用”的学理概念

学理上有商标“主动使用”和“被动使用”的说法。“主动使用”通常指商标权人或被许可使用人的商业性使用,“被动使用”通常是指对商标权人或被许可使用人之外的主体对商标进行的介绍、报道、评价,具体表现为书籍对商标的介绍、媒体或个人对商标进行的报道、评价等。目前,司法实践尚未认可“主动使用”和“被动使用”的概念。

从“商标使用”的第一层次文意来看,显然是指商标权利主体积极的作为,而非消极的等待评价。因此,“被动使用”的学理概念并不能合理的通过商标法的明文规定来获得理论性的延伸。

商标的使用行为会产生相应的法律后果,法律后果既包括积极的法律后果,也包括消极的法律后果。即可能有正面的法律评价,也可能有负面的法律评价。从民法的一般原理来看,任何人不得为他人设定权利,也不得为他人设定义务。因此,媒体或个人对商标进行的报道、介绍、评价等事实,并不能称之为“使用”。但从客观情况来看,媒体或个人对商标进行的报道、介绍、评价等事实,确实可以作为商标知名度的考量因素。

3、“合法使用”与“非法使用”的统一

 “商标使用”的定义并未对商标使用的主体进行限定,也未对注册商标和未注册商标进行区分。对商标使用行为的合法与违法,也并未提及。

从《商标法》第六章整体来看,除第四十八的定义条款,其他条款几乎都可以归为违法使用以及违法使用的后果。既涉及注册商标,也涉及未注册商标。《商标法》第四十八条统领《商标法》第六章,从条文的顺序、整章的结构编排、不同条文规制的内容来看,《商标法》第四十八条所指的“商标使用”,既包括对注册商标的使用,也包括对未注册商标的使用;既包括“合法使用”,也包括“违法使用”。“违法使用”既包括商标权人触及商标行政管理的违法使用,也包括侵权人的违法使用。

综合以上三点阐述,笔者以为,“商标使用”应指商业主体对注册商标或未注册商标进行的可以起到区分商品来源的商业性使用。媒体、个人等对商标进行的介绍、评价等事实,不能纳入商标使用的范畴。

4、注册商标的权利边界以及使用行为的认定

《商标法》第七章“注册商标专用权的保护”第五十六条明确了注册商标专用权的保护范围,即“以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。“核准注册的商标”即指注册商标的“标识”,“核定使用的商品”即指注册商标核定使用的具体商品名称。

在注册商标的使用过程中,如果改变了“标识”,就不能被认定为对注册商标的使用,而属于对未注册商标的使用。使用中改变注册商标标识的行为,也违反了《商标法》第四十九条商标规范使用的规定。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条规定:商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用,均可认定为商标法第四十九条第二款所称的使用。实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。

根据上述规定,如果实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。“视为注册商标的使用”严格来讲是对未注册商标的使用。根据最高人民法院的上述规定,也只能容忍“细微差别”、“未改变显著特征”的限度,除此之外,不属于注册商标的使用。

三、对驰名商标的认定不能脱离商标使用的基础

1、“商标使用”是驰名商标认定的基础

《商标法》第十四条罗列了认定驰名商标应当考虑的因素。第(一)项“相关公众对该商标的知晓程度”属于相关公众的客观认知结果,本文第二部分“被动使用”的表现形式可以作为相应的考量因素。第(二)项“该商标使用的持续时间”、第(三)项“该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围”都属于商标权人或被许可使用人对商标进行的商业性使用。

根据上述法律规定,驰名商标的认定必然离不开商标使用行为的认定,不能脱离商标使用谈驰名。

2、对“STARBUCKS”标识的使用不属于对“星巴克”标识的使用

实践当中,星巴克公司通常使用“STARBUCKS”标识,但相关公众会将其呼叫为“星巴克”。因此,从实际使用效果来看,“STARBUCKS”标识与“星巴克”可以互指。但从本文第二部分的阐述来看,对“STARBUCKS”标识的使用决不等于使用了“星巴克”标识。两个标识之间的界限彼此分明,不能混同。

3、“咖啡馆”服务不等于“咖啡”商品

引证商标一核定使用的是“咖啡馆”服务,引证商标二核定使用的是“咖啡”商品。二者差异非常大,不可混为一谈。无论是“STARBUCKS”标识,还是“星巴克”标识,即便在“咖啡馆”服务上进行了使用,也不等于在“咖啡”商品上进行了使用。

4、注册商标的“商誉”转移与“权利”保留

星巴克公司在提起商标异议程序和商标异议复审程序时,只将中文商标“星巴克”作为引证商标,而并未将英文商标“STARBUCKS”作为引证商标,这是星巴克公司所犯的一个致命错误。

最高人民法院补充查明的事实部分,首先就对42类“咖啡馆”服务上的第839975号、第926045号STARBUCKS商标的注册事实进行了认定,以此弥补星巴克公司并未将“STARBUCKS”商标作为引证商标的缺陷。

最高人民法院判决认为由于“星巴克”与“STARBUCKS” 形成了稳定的对应关系,因此,“STARBUCKS”商标的商誉与“星巴克”商标密不可分,“STARBUCKS”商标的驰名等同于“星巴克”商标的驰名。

对于最高人民法院的认知,笔者认为:实践当中,注册商标的商誉可能发生转移,这既是对商标注册人使用商标的一种褒奖,也是对诸如近似商标这种具有密切联系的商标归属于同一商标注册人的必然结果。但由于注册商标的保护范围有其明确的权利边界,因此,在给予注册商标驰名商标保护时,自然不能突破其作为一般注册商标的界限。如果一件商标并没有进行商业性使用,虽然其客观上具有一定知名度,但也不能认为该商标进行了使用进而给予驰名商标的保护。虽然从客观上商标之间可以进行商誉的转移,但驰名商标的保护并非简单的基于商誉,而是基于商标使用本身。

商标权是特定标识的专有权利,有其固有的权利边界。商标权所承载的商誉可以发生转移,但权利本身不能发生转移。“STARBUCKS”标识可以享有的权利, “星巴克”标识不能当然的有。42类“咖啡馆”服务上的“STARBUCKS”、 “星巴克”标识可以享有的权利,也能延伸及30类“咖啡”商品上的“STARBUCKS”、 “星巴克”标识。

四、商标评审委员会裁定、一审判决、二审判决与最高人民法院判决的实质性分歧

本案的核心问题,并不在于引证商标是否达到驰名状态,而是是否要给予引证商标驰名商标的保护。

关于引证商标驰名状态的判断,商品评审委员会、一审判决、二审判决均认为引证商标尚未达到驰名的状态,最高人民法院认为引证商标已经达到驰名的状态。由于商标是否达到驰名状态,需要以客观证据作为基础,进而进行主观性判断。商标是否达到驰名的状态,是定量的结果,而并非定性的结果。因此,很难说谁的判断就一定准确。

驰名商标可以跨商品类别保护,但并非要给予绝对的全类别保护。是否给予驰名商标的保护,除了考量商标的知名状态,还需要考虑商标之间商品类别的关联程度。对此问题,最高人民法院在判决中认为:被异议商标与引证商标指定使用的商品或服务等虽然在物理属性上差距较远,但在“STARBUCKS”、“星巴克”商标显著性和知名度较高的情况下,相关公众在上述商品上看到被异议商标时容易联想到引证商标,并误认为相关商品可能由星巴克公司提供或与其存在特定关联,从而损害星巴克公司的合法利益。

最高人民法院的判词使用了“联想”一词。那么,容易产生“联想”是否是给予驰名商标保护的因素呢?

《商标法》第十三条第二款的表述为“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”。本案中,需要判断19类“地板、半成品木材”等商品上的被异议商标是否会误导公众,进而使星巴克公司的利益可能受到损害。

一般注册商标的保护以“混淆”为要件,驰名商标的保护要件“误导公众”应当排除“混淆”的适用。是否会“误导公众”、是否会使“驰名商标注册人的利益可能受到损害”,实际上又是主观判断的内容。而主观判断的客观标准,主要取决于商品之间的联系程度。但“联想不宜作为判断标准。

总结:对“商标使用”的理解,在整部《商标法》中,应形成统一认识,明确其内涵及外延。在具体适用时,不因条款的不同功能、案件的不同类型而区别对待。